La protection de votre marque aux États-Unis

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Comment déposer une marque aux États-Unis ? Quelles sont les différences entre le registre de dépôt principal et le registre additionnel ? Quel est le processus de dépôt ? Découvrez concrètement comment déposer une marque aux USA.

Si vous souhaitez enregistrer votre marque aux États-Unis, il est essentiel de sécuriser votre activité et de déposer votre marque :

  • DĂ©poser une marque aux États-Unis,
  • Étendre votre marque française Ă  l'international en visant les USA par l'intermĂ©diaire de l'OMPI (Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle).

Aux États-Unis une marque désigne un mot, un symbole, une phrase ou un dessin ou une combinaison de ceux-ci qui permet d'identifier la source des biens d'une partie de ceux des autres.

Les niveaux de protection de la marque

Deux possibilités sont offertes par l'Office des marques américain (UPSTO), ou bien vous déposez votre marque au niveau du registre principal, ou bien au niveau du registre additionnel.

Le registre principal (Principal Register) 

L'enregistrement de la marque sur ce registre permet d'être reconnu comme l'unique propriétaire. Vous pouvez engager la responsabilité de toute personne qui utilise la marque ou une marque qui aurait des similitudes dans le but de commercialiser les produits ou services similaires.

En apportant la preuve d'un usage ininterrompu pendant cinq ans, il n'y aura plus de possibilité de contestation de votre marque. Il y aura une présomption de validité de la marque.

Les conditions applicables 

L'USPTO peut autoriser l'enregistrement de la marque mais il faut satisfaire à plusieurs conditions. La marque doit être distinctive, elle ne doit pas être descriptive des produits et services qui seront commercialisés.

L'article 15 de la loi Lanham, 15 USC § 1065 permet l'enregistrement d'une marque et le dépôt d'une déclaration. Les critères sont l'utilisation pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date d'enregistrement de la marque en continu et son utilisation actuelle dans le commerce. 

Il vaut vérifier qu'il :

... n'y a pas eu de décision définitive défavorable à la revendication par le propriétaire de la propriété de cette marque pour ces produits ou services ; ou au droit du propriétaire de les enregistrer ou de les conserver dans le registre ; qu’il n’y a pas de procédure impliquant lesdits droits en suspens et non tranchée ni au Bureau des brevets et des marques [USPTO] ni devant les tribunaux.

Le registre additionnel (Supplemental Register)

La protection sur le registre additionnel est quant à elle limitée aux titulaires des marques. Cependant l'avantage est d'éviter le caractère descriptif de la marque.

La protection sur le registre additionnel 

Cette inscription ne permet pas d'avoir une présomption de titularité de droits à la différence des propriétaires dont la marque est inscrite sur le registre principal. Cet enregistrement est limité aux marques qui sont utilisées aux États-Unis ou sur ses territoires et à celles basées sur un enregistrement étranger délivré dans le pays d'origine du demandeur. 

Le registre supplémentaire offre des avantages importants : la marque apparaîtra dans les recherches de marques et le déposant pourra utiliser le symbole ® et d'autres indices d'enregistrement en rapport avec la marque. En outre, le numéro d'enregistrement d'un enregistrement supplémentaire est consécutif à des marques sur le registre principal, de sorte que le registre particulier ne peut pas être déterminé à partir du seul numéro d'enregistrement.

Le monopole d'utilisation de la marque

Les marques enregistrées sur le registre additionnel ne pourront être déposée postérieurement par un autre acteur économique, son titulaire conserve le monopole. 

L'utilisation du sigle et l'absence de période d'opposition

L'enregistrement permet au titulaire l'utilisation du sigle ® à la marque déposée. L'autre spécificité provient de l'absence de période d'opposition. Les agents économiques ne seront pas mis au courant du dépôt avant l'enregistrement de la marque. Après son enregistrement, il devra contester la validité du dépôt devant les juridictions compétentes. 

La possibilité d'une protection maximale dans le temps

Après cinq années d'exploitation la marque pourra être déposée sur le registre principal si elle est descriptive. Elle va acquérir une identité propre avec un caractère distinctif. 

Les modes de dépôt de la marque

Le dépôt de la marque sur la base d'un usage antérieur

Il s'agit du mode traditionnel de protection d'une marque. Le titulaire de la marque pourra obtenir son enregistrement et aura un monopole plus rapidement afin de l'exploiter. 

Il devra apporter la preuve de son utilisation au jour du dépôt. Elle reste en pratique difficile à rapporter. La preuve peut être constituée par la vente de produits au public avec le nom de la marque, de son utilisation publicitaire. 

Le nom de la marque doit être inscrit sur l'emballage ou les produits ou la marque doit être reliée aux produits. De plus, les produits doivent être vendus dans au moins deux états américains.

L'enregistrement sera accordé mais à l'issue de la période d'opposition, qui va durer trente jours à compter de la publication du dépôt. Toutes les personnes intéressées pourront faire valoir leur droit, mais elles doivent apporter la preuve d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 

Le dépôt sur la base de l'intention d'usage

Les marques déposées sur le registre principal mais pas encore utilisées peuvent être protégées en cas d'exploitation ultérieure. Il faudra faire une déclaration d'intention d'utilisation.

Il n'est pas obligatoire d'utiliser votre marque dans le commerce avant de déposer une demande lors de cette procédure. Mais il faut démontrer son utilisation réelle dans le commerce par le dépôt des documents et par le paiement de frais supplémentaires. 

En cas de conflit votre marque aura priorité sur celle de quelqu'un d'autre. Il faudra remplir une déclaration sur l'honneur, dans les six mois de la date du dépôt. 

Par la suite, l'USPTO va fournir un avis d'acceptation et va publier la marque pour permettre l'opposition. A l'expiration des six mois, le titulaire de la marque aura le choix entre deux possibilités : 

  • S'il utilise la marque sur le marchĂ© et qu'il l'exploite, l'USPTO procĂ©dera Ă  son enregistrement dĂ©finitif.
  • Il pourra faire une demande de prorogation du dĂ©lai si l'exploitation n'a pas dĂ©marrĂ© pour motifs lĂ©gitimes. La date limite est de trois ans Ă  compter de l'avis d'acceptation nommĂ© Ă©galement "Notice of Allowance". 

Le dépôt électronique de la marque et sa disponibilité

Vérification de la disponibilité de la marque 

Pour vérifier sa disponibilité vous pouvez vous rendre sur le Registre des Marques d'Antériorité - TESS[1] (Trademark Electronic Search System).  Il s'agit d'une base de données de chaque marque américaine demandée ou enregistrée. Il vous sera possible de trouver les marques avec des éléments communs ou une marque spécifique.

Vous pouvez choisir entre plusieurs options de recherche.

Le dépôt électronique de la marque 

Le dépôt électronique est obligatoire pour les soumissions de marques, pour déposer les demandes il faut utiliser le système de demande électronique de marque[2] (TEAS).

Il faudra fournir et conserver une adresse e-mail et de domicile précise.

Afin de s'assurer que votre marque peut être déposée aux États-Unis, vous pouvez demander un devis auprès de CGV-Expert, un avocat spécialisé sera à même de vous conseiller.

 

[1]Registre des Marques d'Antériorité - TESS

[2] USPTO - Demande Ă©lectronique de marque

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